ほとんどが理系という弁理士が戸惑うのが商標実務だと思います.
拒絶理由に対して反論した結果、どうしてこれがOKでこれがNGなのか、というケースがほとんどです.
司法判断も同じで、判断理由を読み進めて行っても、結論だけが違っていて、結論に至る理由はNGの場合もOKの場合も実質同じです.
物事を筋道を立てて考えるという理系思考が商標実務では通用していません.
商標実務では、都合のよい先例を多数上げて、数が勝負のような反論もするのですけど、こういう帰納的な反論にも抵抗があります.
今回、同じ文字商標の２つの引用例が上がっていて、一方は非類似、他方は類似という拒絶査定をもらいました.
出願商標が引例商標を構成に含む結合商標だったので、要部を分離して対比判断をするという類似手法を否定したセオリー通りの意見書を提出したわけですけど、正反対の結論になったわけです.
指定商品の非類似も主張したので、採用された方がOKで、採用されなかった方がNGなのでしょうか.
拒絶査定には、要部を分離することの許容性が書かれているのですけど、その理由は、非類似と判断した引例に対しても当てはまるわけで、一つの拒絶査定のなかで、相反する結論を出しているなら、その辺りの理由も書いて欲しいなあとも思います.
幸い？にして、依頼者は査定に不服なので、この後は審判に進みます.
審判の成功率が高いというデータがあるので、その力も借りましょう.
